oriGIn Alerts 23 de mayo 2016: #Lambrusco #.wine #UDRP

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#Lambrusco #.wine #UDRP

El 29 de abril el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) decidió sobre “lambrusco.wine” con fundamento en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP en inglés).

El dominio “lambrusco.wine” había sido registrado el 26 de enero por una entidad española. Tras el registro, el 5 de febrero el “Consorzio Vini Mantovani”, el “Consorzio per la Tutela dei Vini Reggiano e Colli Scandiano e di Canossa” y el “Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena” (los demandantes) – las asociaciones responsables de la Indicación Geográfica (IG) Lambrusco – interpusieron una demanda ante la OMPI solicitando la transferencia del nombre de dominio al “Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena”. Se designó un panel compuesto de un solo miembro para resolver el caso. En apoyo a su acción, los demandantes invocaron su marca comunitaria colectiva y varias marcas nacionales registradas en el mundo, y, asimismo, presentaron unos documentos para demostrar la reputación de la IG Lambrusco. Además, el nombre “Lambrusco” había sido registrado en la Trademark Clearinghouse (TMCH) sobre la base del título de marca. Los demandantes alegaron que el nombre de dominio de segundo nivel en cuestión era idéntico a su marca y que el propietario actual no tenía algún derecho sobre dicho nombre de dominio. Los mismos argumentaron también que “lambrusco.wine” había sido registrado y utilizado de mala fe. El propietario del nombre de dominio “lambrusco.wine” no presentó respuestas a estos argumentos.

El panelista destacó que la UDRP permite que los demandantes puedan basar sus demandas en marcas colectivas, haciendo referencia a decisiones anteriores sobre los dominios “parmigiano.org”, “spumenteasti.net” y “spumanteasti.info”. Además, el panelista consideró que el nombre de dominio en cuestión era idéntico a la marca de los demandantes y que, por ser registrado como dominio genérico de nivel superior “.wine”, podía aumentar el riesgo de confusión. En cuanto a los requisitos de la UDRP en materia de mala fe, se consideró que el cambio hecho por el propietario del nombre de dominio “lambrusco.wine” tras la recepción de la demanda (en cuanto había cambiado el contenido del sitio web, utilizando las palabras LAMBRUCO WINE, sin la letra “S”) y el hecho de no haber presentado respuestas a los argumentos de los demandantes, fueran pruebas que el nombre de dominio en cuestión se había registrado y utilizado de mala fe. A la luz de lo anterior, el panelista ordenó la transferencia del nombre de dominio “lambrusco.wine” al “Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena”.

La decisión completa se encuentra disponible en: http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2016-0381

Este caso confirma que las agrupaciones de IGs deben seguir vigilantes respecto a los registros de IGs como nombres de dominio de segundo nivel. En el caso en cuestión, la activación de la UDRP (y el registro de “Lambrusco” en la TMCH) estaba basada en el título marcario. De hecho, históricamente, las IGs no han sido consideradas un título suficiente a fundamentar una demanda bajo la UDRP. Sin embargo, después del lanzamiento de los nuevos gTLDs en 2014, las IGs protegidas a través de un tratado internacional pueden ser registradas en la TMCH (“marcas protegidas mediante estatuto o tratado”). En este contexto, la IG “Prosecco” ha sido registrada en la TMCH sobre la base de la misma IG. Una vez aceptadas en la TMCH, las IGs se reconocen de hecho como signos distintivos que benefician de protección en el sistema de los nombres de dominio. Todavía, sería interesante averiguar si dichas IGs tendrían también acceso a la UDRP (y a las Uniform rapid Suspension – URS – proceedings) sin la necesidad de probar que el nombre se encuentra también protegido por marca. El acceso a los mecanismos de solución de controversias para las mismas IGs parece una consecuencia lógica a su aceptación en la TMCH.

 

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